Early Termination of the Trademark Certificate: Legal Analysis

In original language (ru)

Юрист и закон, №30, 07-13 августа 2015 г.
Статья Андрея Пономарёва
Статья (pdf)

С каждым годом количество торговых марок, зарегистрированных в Украине, заметно растет. C учетом этого все более важным становится вопрос недопущения негативных процессов, которые могут возникать в связи с практическим применением действующих правовых норм в целях защиты прав владельцев свидетельств на торговые марки. В то же время актуальным остается вопрос обеспечения полноценного функционирования торговых марок в хозяйственном обороте.

Законодательство Украины, как и законодательство большинства стран мира, предусматривает положения о досрочном прекращении действия свидетельства на торговую марку в связи с ее неиспользованием владельцем свидетельства. Это говорит о фактическом законодательном закреплении принципа обязательности использования зарегистрированной торговой марки, нарушение которого приводит к утрате прав на нее.

Само по себе получение правовой охраны не является целью, ведь основная функция торговой марки – возможность отличить один товар (услугу), обозначенный таким знаком, от других товаров (услуг), присутствующих на рынке. Поэтому не имеет никакого экономического смысла охрана торговых марок путем их регистрации без возложения обязанности их использования. Кроме того, зарегистрированные торговые марки, которые не используются, могут стать искусственными барьерами на пути регистрации новых торговых марок другими субъектами хозяйственной деятельности.

Основной целью реализации принципа обязательного использования торговой марки является попытка законодателя обеспечить интенсивное функционирование торговых марок в гражданском обороте и уменьшить количество случаев их регистрации лицами, которые их не используют.

В соответствии со статьей 18 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" от 15 декабря 1993 года № 3689-XII (далее – Закон) если знак не используется или недостаточно используется на территории Украины полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства или от другой даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично.

Содержание понятия "использование торговой марки" четко определено в статье 16 Закона. Как правило, фактическим использованием торговой марки считается нанесение ее на товар, для которого она была зарегистрирована, тару, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, этикетку или иной предмет, имеющий отношение к товару, а также введение обозначенных товаров (услуг) в гражданский оборот. Вместе с тем для подтверждения использования торговой марки не требуется, чтобы она была фактически проставлена на товаре или упаковке, которым она обозначается. Достаточно, чтобы марка была использована во время предложения до введения товара в хозяйственный оборот или предоставления услуги. Использованием торговой марки признается также применение ее в рекламе, поскольку реклама дает потребителю представление о товаре, обозначенном такой торговой маркой, а также в печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации на выставках, ярмарках, использования в деловой документации, сети Интернет. Такое использование торговой марки в правовой литературе называется номинальным.

Но стоит отметить, что так называемое номинальное использование не должно иметь целью только обеспечение сохранения охраны торговой марки. Оно должно быть направлено на будущую фактическую продажу товара (услуги), обозначенного знаком, или иное фактическое использование торговой марки.

К вопросу об использовании торговой марки следует добавить также то, что под понятием "использование" законодательство признает не только использование торговой марки непосредственно владельцем свидетельства, но и другим лицом, но при условии наличия контроля по такому использованию со стороны владельца свидетельства. Использование торговой марки другим лицом может осуществляться путем передачи причитающихся владельцу прав на основании лицензионного договора, заключения договора о передаче прав интеллектуальной собственности на торговую марку, а также в других случаях.

Статья 18 Закона указывает на то, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена как в полном объеме, так и в отношении части товаров (услуг), по которым знак не используется. В этом случае правовая охрана торговой марки остается в силе по отношению к товарам (услугам), по которым имеет место использование знака. Следовательно, правовая охрана на знак, используемый частично, сохраняется, но действует в более узких рамках.

Неиспользование зарегистрированной торговой марки в формах, обозначенных в Законе, в течение установленного срока, может привести к возникновению права для любого лица добиться прекращения действия свидетельства. То есть законодатель подчеркивает, что субъектом обращения в суд по поводу досрочного прекращения действия свидетельства в этом случае может быть любое лицо – как заинтересованное (например производитель товара того же класса, желающий использовать для обозначения своего товара знак, который фактически не используется владельцем свидетельства, или лицо, законные права и интересы которого нарушаются использованием такой торговой марки), так и лицо, не имеющее правового интереса к прекращению охраны торговой марки.

По моему мнению, более логичным является законодательное ограничение круга лиц, имеющих право обращаться по поводу досрочного прекращения правовой охраны, ведь такой подход позволит ограничить случаи недобросовестного использования такого права.

Примером недобросовестного поведения может служить ситуация, когда "любое лицо", воспользовавшись нормой о досрочном прекращении действия свидетельства, может с целью наживы шантажировать владельцев торговых марок возможностью аннулирования свидетельства.

Поэтому считаю уместным закрепление положения об исключении возможностей для подачи заявлений о досрочном прекращении действия охраны документа на торговую марку именно любым лицом, ограничив круг субъектов представления такого заявления только заинтересованными лицами.

В случае когда право на обращение о досрочном прекращении действия свидетельства будет принадлежать только заинтересованным лицам, владелец свидетельства во многих случаях будет освобожден от доказывания факта использования торговой марки перед каждым лицом, что поставит действительность такого использования под сомнение, и необходимости несения лишних расходов, связанных с участием в судебном процессе.

Уместным было бы также закрепление положения о необходимости представления субъектом хозяйствования доказательств своей заинтересованности в прекращении свидетельства. 
Существенным моментом при решении вопроса о досрочном прекращении действия свидетельства на торговую марку в связи с ее неиспользованием является срок такого неиспользования. Статья 5 С (1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года предусматривает, что регистрация товарного знака может быть аннулирована только по окончании "справедливого срока" и исключительно тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Законодательство Украины ограничивает такой срок тремя годами, исчисляемыми от даты
публикации сведений о выдаче свидетельства или от другой даты после такой публикации.

По моему мнению, установление такого срока не всегда оказывается оправданным. Например, по определенным категориям, таким как лекарственные средства, пестициды и агрохимикаты, этот срок является неоправданно коротким, ведь перед непосредственным фактическим выходом товаров такого рода на рынок они должны проходить обязательные клинические исследования, получать соответствующие согласования и разрешения государственных органов и т. п. На практике такие действия в большинстве случаев занимают много времени, поэтому неудивительно, что в правовой литературе появился вопрос о необходимости введения так называемого льготного периода, который бы охватывал промежуток времени начиная с регистрации торговой марки и заканчивая моментом, когда вступает в силу обязательность ее использования.

Поэтому считаю целесообразным установить определенные законодательные льготы для отдельно обозначенной категории, что предусматривает добавление к установленному трехлетнему сроку разумного времени для прохождения всех установленных законом обязательных мероприятий и получения соответствующих разрешительных документов для ввода соответствующего товара в хозяйственный оборот.

Суд не вправе принять решение о досрочном прекращении действия свидетельства в связи с неиспользованием товарного знака, если владелец свидетельства докажет существование уважительных причин такого неиспользования. Из содержания этой нормы следует, что для защиты прав на торговую марку правообладатель должен сам предоставлять доказательства того, что торговая марка не используется в обороте по независящим от него обстоятельствам или причинам, сделавшим такое использование невозможным.

В статье 18 Закона определен перечень обстоятельств, которые признаются уважительными причинами. Из формулировки данной статьи становится очевидным, что перечень уважительных причин не является исчерпывающим. Поэтому при принятии решений суд должен принимать во внимание положения, содержащиеся и в других актах украинского законодательства.

В частности, при решении вопроса о досрочном прекращении действия свидетельства на торговую марку в связи с ее неиспользованием суд должен принять во внимание представленные владельцем свидетельства доказательства того, что торговая марка не использовалась по не зависящим от него обстоятельствам, в том числе в связи с действием форс-мажорных обстоятельств или непреодолимой силы.

Положения относительно непреодолимой силы закрепляются в Гражданском кодексе Украины от 16.01.2003 № 435-IV. Так, в статье 617 утверждено, что лицо, нарушившее обязательство, освобождается от ответственности за его нарушение, если оно докажет, что это нарушение произошло вследствие случая или непреодолимой силы.

Похожие положения содержатся и в части 2 статьи 218 Хозяйственного кодекса Украины от 16.01.2003 № 436-IV, где указано, что в случае, если иное не предусмотрено законом или договором, субъект хозяйствования за нарушение хозяйственного обязательства несет хозяйственно-правовую ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств при данных условиях осуществления хозяйственной деятельности.

Законодатель утверждает, что такими обстоятельствами (то есть непреодолимой силой) не являются нарушения обязательств контрагентами правонарушителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. В контексте приведенной статьи Хозяйственного кодекса под должником следует подразумевать владельца свидетельства, который не использует торговую марку.

Таким образом, учитывая положения статей Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины, при решении вопроса о досрочном прекращении действия свидетельства на торговую марку к обстоятельствам непреодолимой силы не следует относить следующие:

– нарушение обязательств со стороны контрагентов (например по договорам поставки, в результате чего владелец свидетельства не имеет возможности производить товар или предоставлять услуги, обозначенные торговой маркой); 
– отсутствие на рынке товаров, необходимых для оказания услуг или производства товаров, маркированных товарным знаком; 
– отсутствие у владельца свидетельства необходимых денежных средств для использования торговой марки.
Относительно форс-мажора следует отметить, что в различных случаях в качестве форс-мажорных могут выступать обстоятельства природного (в частности землетрясение, наводнение, пожар) и социального характера (забастовка, война, терроризм и т. д.), то есть разнообразные исключительные и объективно непредсказуемые в конкретной ситуации события.